前药与代谢物专利纠纷第一案解析

从2021年8月16日凯因公司收到北京知识产权法院送达（2021）京73民初664号《民事起诉状》到获得一审判决结果，总共历时一年多的诉讼终于一锤定音，本案是国内“前体药物与体内活性代谢物专利”纠纷第一案。

虽然我国不是判例法国家，但本案对药品专利领域此类纠纷解决具有很大的指导和借鉴意义。

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“前药与体内活性代谢物专利纠纷”首案起因

4月27日，凯因科技（688687.SH）发布公告称，北京知识产权法院就公司与美国制药企业吉利德有关丙肝治疗药物索磷布韦代谢物发明专利权纠纷一案作出判决，凯因科技不构成侵权，驳回吉利德的全部诉讼请求。

原告吉利德于1987年成立，是一家以研究为基础的生物制药公司，公司的重点研究领域包括艾滋病毒，肝病如丙肝病毒（HCV）感染和乙肝病毒（HBV）感染；血液/肿瘤；心血管疾病和炎症/呼吸系统疾病。从百度百科公开资料查到吉利德丙肝治疗产品包括索华迪®（索磷布韦片）口服制剂，夏帆宁 (来迪派韦索磷布韦)。丙肝新药丙通沙®，是中国首个通过审批的泛基因型丙肝病毒（HCV）单一片剂方案。

被告凯因科技是一家具有自主创新研发实力，专注于病毒及免疫性疾病领域，集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司。凯因科技的丙肝创新药凯力唯（盐酸可洛派韦胶囊）以及赛波唯（索磷布韦片）于2020年获得上市批准，2020年末，凯力唯被纳入国家医保目录，是目录内第一个国产丙肝泛基因型口服治疗药物，与吉利德丙肝产品丙通沙同属一组。

2021年，在2020版国家医保目录正式落地执行后，吉利德即提起发明专利侵权诉讼。

原告吉利德是第 ZL200480019148.4 号中国发明专利（以下 简称“涉案专利”）的被许可人，专利权人为吉利德制药有限责任公司，其是吉利德科学公司的全资子公司。涉案专利于 2009 年 6 月 24 日授权公告，专利期限届满日为 2024 年 4 月 21 日。

原告吉利德在《民事起诉状》中阐述，被告一和被告二于 2020 年 3 月 17 日由国家药品监督管理局获得索磷布韦片（Sofosbuvir Tablets）的生产批准文件（国药准字 H202031 08) ，被告一和被告二生产、使用和销售的索磷布韦片必然导致在患者体内代谢产生落入涉案专利的药学活性成分尿苷类似物三磷酸盐（GS-461203），被告直接实施 GS-461203 的生产和使用行为，构成对涉案专利的直接侵权行为；被告一和被告二通过将索磷布韦提供至患者实施涉案专利的 GS-461203 化合物的行为构成《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若于问题的解释 （二）》（法释(2016)1 号）第二十一条所规制的间接侵权行为。

据此，吉利德主张四项诉讼请求1、确认被告一和被告二在 2024 年 4 月 21 日前为生产经营目的制造、许诺 销售和销售索磷布韦片的行为构成对原告 ZL200480019148.4 号中国发明专利的 侵权行为；2、判令被告一和被告二在 2024 年 4 月 21 日前停止为生产经营目的制造、 许诺销售和销售索磷布韦片的侵权行为；3、判令被告一和被告二补偿原告由于侵权受到的损失人民币 500 万元；4、判令被告一和被告二补偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支（调查 费和律师费）人民币 50 万元。

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涉及专利诉讼，是否影响被告已取得索磷布韦片相关上市许可和销售？

国家药监局、国家知识产权局于 2021 年 7 月 4 日发布的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第十四条规定，“化学仿制药、中药同名同方药、 生物类似药等被批准上市后，专利权人或者利害关系人认为相关药品侵犯其相应 专利权，引起纠纷的，依据《中华人民共和国专利法》等法律法规相关规定解决。已经依法批准的药品上市许可决定不予撤销，不影响其效力。”

但按照行业经验，这场诉讼必然会增加凯因科技及销售团队的解释说明工作，导致肝病医生因为产品涉及专利诉讼而向公司求证。

我们采访了北京德和衡律师事务所的李人久律师，李律师毕业于北京大学药学院，曾经任职于国家知识产权局医药生物发明审查部。

李人久律师向E药经理人阐述了药物相关概念前药（prodrug）也称前体药物、药物前体、前驱药物等，是指药物经过化学结构修饰后得到的在体外无活性或活性较小、在体内经酶或非酶的转化释放出活性药物而发挥药效的化合物。药物通常在体内代谢成代谢物，并且该代谢物往往是药物的活性成分。前药与代谢物是“鸡与鸡蛋”的关系，即前者可在人体内通过化学反应产生后者，两者结构不同。前药与代谢物专利的授权、确权和侵权判断标准在各国专利审查和司法实践中不尽相同，这种不同导致在不同国家进行的专利稳定性评估和侵权风险预判较为复杂，甚至有点困难。

笔者观看本案庭审直播得知，金诚同达庞正忠律师团队是凯因科技的诉讼代理人之一，该律师团队近日在金诚同达律所公众号发表的《前体药物与代谢物专利侵权问题研究》写道一般情况下，持有代谢物专利的权利人有两种主要思路，一种是主张前药与代谢物实质相同，即构成等同侵权；另一种是主张前药生产商构成间接侵权，例如帮助侵权和诱导侵权。

那么根据凯因科技披露的本次诉讼事项的判决情形，被诉侵权行为是否构成直接侵权行为？因为材料和息有限，我们还没有在中国裁判文书网上获取判决全文，仅从凯因科技方披露的《民事判决书》部分内容可知，无论是基于权利要求的记载，还是基于禁止反悔原则的规定，涉案专利权利要求2-4的保护范围内均不包括所限定化合物的前药的术方案。基于此，作为权利要求2-4所限定化合物的前药，被诉侵权产品并未落入涉案专利权利要求2-4的保护范围。原告有关被告一制造、销售被诉侵权产品以及被告二销售被诉侵权产品的行为构成直接侵权行为的主张不能成立，北京知识产权法院不予支持。

被诉侵权行为是否构成帮助侵权行为？

从《民事判决书》部分内容可知，无论是从与产业的关系角度，还是从专利产品应有的性质角度进行分析，本案中均不存在对专利产品的制造行为。因制造行为是实施其他专利行为的前提，在不存在制造行为的情况下，不可能存在其他实施专利的行为，故本案中并不存在任何实施涉案专利的行为。在不存在实施涉案专利的行为的情况下，提供被诉侵权产品的行为不可能构成专利纠纷司法解释(二)第二十一条第一款规定的帮助侵权行为。

如原被告两方均未上诉，则一审判决将发生法律效力，我们从一审判决书可以看到，判决从我国相关司法解释明文规定出发，分析了人体代谢的过程不构成专利侵权的任何行为模式，进而确定向患者提供前药的行为不构成帮助侵权，清晰划定了活性代谢物专利权人的专利保护边界，为国内开发其前药的诸多企业适度保留了空间。

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