拟IPO企业知识产权问题分析之商标篇

一、商标的定义及分类

      商标是将某商品或服务标明是某具体个人或企业所生产或提供的商品或服务的显著标志。经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标：

（1）商品商标，是指商品生产者在自己生产或经营的商品上使用的区别于他人商品的标志；

（2）服务商标，是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志；

（3）集体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，专供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志；

（4）证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的产地、料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

      与企业IPO相关的商标主要为商品商标与服务商标。

二、商标IPO相关法律依据

      企业在IPO过程中，与商标相关的关注主要体现在主营商品或服务的商标是否存在重大不利变化，从而影响拟IPO企业的持续盈利能力。与之相关的法律法规主要体现在《首次公开发行股票并上市管理办法》之第三十条：发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形之（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。

      除此之外，《保荐人尽职调工作准则》对商标的调作出了规定；中评协于2016年发布的《化企业无形资产评估指导意见》，对化企业商标的评估范围、操作要求、评估方法作出了详细的规定。

三、商标IPO审核概况

      据统计，2015年1月1日至2018年12月31日止，在发审会中被问及商标问题的企业共计32家，其中，2018年4家，2017年25家，2016年1家，2015年2家。一个有趣的现象是，上述企业全部获得首发通过（部分企业存在暂缓表决，但在暂缓表决的那次发审会，均未被问及商标问题；相关统计情况见本公众号《2015-2018年发审会关于商标问题汇总》）。

      具体而言，对于商标问题，IPO审核中关注的问题主要分为以下九个方面：

四、商标审核要的具体展开

（一）许可使用

许可使用指发行人的商标为他人许可其使用，IPO审核中对商标许可使用的关注主要在以下几个方面：

1、许可商标在发行人生产经营中的作用；

2、若许可人为控股股东或实控，未将该商标注入发行人的因；

3、如何保证发行人对该等商标使用权的稳定性和持续性；

4、与许可方是否存在竞争或潜在竞争关系；

5、许可费用的定价依据及公允性；

6、若为无偿使用，无偿使用的合理性及真实性，是否存在利益补偿安排；

7、对相关许可商标的会计处理。

需要说明的是，对于商标许可使用（或者商标许可他人使用）的情况，审核时还会关注与许可方（被许可方）的商标共用/混用问题，由于商标共用/混用系商标问题中比较重要的一个问题，故单独对其列析。

（二）商标转让/取得

商标转让/取得指发行人对商标进行的转让交易或者受让交易，IPO审核中对商标转让/取得的关注主要在以下几个方面：

1、转让/购买因；

2、历次转让的合法合规性；

3、定价依据及公允性；

4、相关转让手续是否完成；

5、购入的商标对发行人的作用，即购买的合理性与必要性。

（三）商标共用/混用

商标转共用/混用指发行人与他人（往往关注关联方）共用商标的情形，IPO审核中对商标共用/混用的关注主要在以下几个方面：

1、商标共用/混用的合理性，是否已经进行规范或者是否已采取规范措施；

2、是否存在纠纷或潜在纠纷；

3、是否存在风险或潜在风险；

4、商标共用/混用期间的费用问题；

5、商标管理的内部控制及其有效性。

（四）商标诉讼

商标诉讼指与发行人商标相关的诉讼，IPO审核中对商标诉讼的关注主要在以下几个方面：

1、报告期各期发行人涉及诉讼商标的种类、主要使用范围，在发行人生产中的作用、涉及的产品，是否属于发行人的核心商标和产品，对持续经营的影响；

2、涉诉商标的法律状态，其他商标的法律状态；

3、发行人相关注册商标争议和诉讼的具体时间和进展情况，相关息披露与争议和诉讼的情况是否一致，是否存在应披露未披露事项；

4、商标管理的内部控制及其有效性；

5、是否存在其他潜在诉讼。

（五）许可他人使用

许可他人使用指发行人将拥有的商标许可他人使用的情况，IPO审核中对商标许可他人使用的关注主要在以下几个方面：

1、许可他人使用商标的因及其合理性，履行的相关法定程序，是否合法有效，是否存在其他利益安排；

2、是否为关联交易，若为关联交易，关联交易的决策程序、定价依据，关联交易是否公允、合理；

3、签署协议的主要内容和有效执行情况，发行人保护自身声誉不受被许可方损害采取的有效措施；

4、商标管理的内控制度及其有效性。

（六）商标是否存在重大不利变化

总体来说，IPO审核的关注万变不离其宗，其目的就是确认与发行人经营密切相关的商标不存在重大不利变化。在审核过程中，部分企业的反馈意见或者发审委提问中，直接包含的问题就有“发行人在用的商标等重要资产的取得或者使用是否存在重大不利变化的风险。”

（七）商标管理的内部控制

当拟IPO企业存在商标共用/混用、商标许可他人使用或者商标诉讼时，往往会被关注商标管理的内部控制情况。

（八）商标法律状态

当拟IPO企业存在商标诉讼时，往往会被专注其拥有的商标的法律状态，当然在审核过程中，也有不存在诉讼的企业被问询到商标法律状态的情况。

（九）其他

除了上述八种情形外，在2015年至2018年的发审会中，涉及商标的关注还有商标等无形资产的占比，发行人在尚未注册商标的国家进行销售的风险，发行人注册特定商标时是否造成不正当竞争，发行人与经营相关商标为何未注入，发行人商标是否存在减值的情况等五种情况。

五、部分案例分析

（一）许可使用——中建投证券股份有限公司

1、发审会相关提问：

       发行人设立以来一直使用“中”品牌，在许可商标登记注册的区域内使用“中”、“CITIC”相关商标，许可费为0元。请发行人代表说明：（1）在商标、业务相同或者近似的情况下，是否与中证券存在竞争或潜在竞争关系；（2）未在招股说明书关联交易章节中披露商标使用许可的因；（3）如品牌使用授权无法续期或被提前终止对发行人主要业务的影响；（4）发行人是否已制定相应措施应对可能出现的不利影响。请保荐代表人说明核过程、依据，并发表明确核意见。

2、相关主要回复（招股书摘录）：

     司与中集团自 2008 年 6 月 1 日首次签署《商标使用许可合同》（合同编号：【2008】1009 号），中集团许可公司在许可商标登记注册的区域内使用“中”、“CITIC”及“ ”（图形商标未显示，下同）相关商标，许可费为 0 元，许可期限为 2 年，自 2008 年 6 月 1 日生效，至 2010 年 5 月 31 日终止。2010 年 6 月 1 日，公司与中集团签署《商标使用许可合同》（合同编号：【2010】053102 号），中集团许可公司继续在许可商标登记注册的区域内使用“中”、“CITIC”及“ ”相关商标，许可费为 0 元，许可期限为 3 年，自 2010 年 6 月 1 日生效，至 2013 年 5 月 31 日终止。2013 年 6 月 1 日，公司与中集团签署《商标使用许可合同》（合同编号：【2013】03 号），中集团许可公司继续在许可商标登记注册的区域内使用“中”、“CITIC”及“ ”相关商标，许可费为 0 元，许可期限为 3 年，自 2013 年 6 月 1 日生效，至 2016 年 5 月 31 日终止。2016 年5 月 1 日，公司与中集团签署《商标使用许可合同》 （合同编号：特许字【2016】005 号），中集团许可公司继续在许可商标登记注册的区域内使用“中”、“CITIC”及“ ”相关商标，许可费为 0 元，许可期限为 3 年，自 2016 年 5月 1 日生效，至 2019 年 4 月 30 日终止。

       为应对“中”品牌使用授权无法续期或被提前终止的不利影响，公司已制定中建投证券商标预案，具体如下：

（1）公司在日常运营和品牌管理的过程中，审慎使用“中”品牌商标，发现有可能导致提前终止授权情形的事件立即消除，尽最大努力避免出现《商标使用许可合同》中规定的提前终止的情形；

（2）《商标使用许可合同》将于 2019 年 4 月 30 日到期，合同期满前 6 个月（即 2018 年 10 月 31 日）前向中集团提交书面续签申请。公司将与中集团提前沟通续签事宜，在合同允许的情况下尽早提交书面续签申请，并积极与中集团沟通申请延长下一期的合同授权期限，如将目前的三年一签延长至十年一签或更长期限。

（二）商标转让/取得——御家汇股份有限公司

1、发审会提问：

       发行人2012年10月成立，其后通过收购资产将御泥坊生物、花瑶花生物和御家汇网络资产注入新设主体湖南御家汇化妆品有限公司，2016年变更为股份公司。请发行人代表说明：（1）历史沿革对发行人主体合法合规性的影响；（2）股权代持清理过程是否有潜在的法律纠纷；（3）御泥坊商标历次无偿转让是否合法，是否存在权属纠纷；（4）与关联方是否存在资金往来，对发行人财务和经营状况是否存在影响；（5）对赌协议是否会对发行人股权结构稳定性产生不利影响。请保荐代表人说明具体核方法、过程，并发表明确意见。

2、相关主要回复（招股书摘录）：

       御泥坊商标受让方取得注册的相关情况，历次无偿转让合法，不存在权属纠纷 。

       “御泥坊”品牌在化妆品类的核心商标为 5194375 号商标，其所有权演变过程 如下：

（1）2006 年申请注册

       2006 年 3 月 6 日，刘海浪向商标局申请注册“御泥坊”商标，并取得商标局 核发的第 5194375 号《商标注册证》，核定使用商品为第 3 类“洗面奶；浴液；香皂；洗澡用化妆品；美容面膜；化妆品；增白霜；防皱霜；祛斑霜；减肥用化 妆品”，注册有效期限自 2009 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 6 日。

（2）2010 年转让给百年鎏芳

       2010 年 7 月 9 日，刘海浪和百年鎏芳就商标转让事宜向商标局提交转让申 请；2011 年 4 月 6 日，商标局核准 5194375 号商标的所有权人变更登记，该商 标的所有权人变更为百年鎏芳。

       鉴于该商标的所有权由刘海浪转让给百年鎏芳的变更登记已经商标局核准完成，已发生法律效力，且刘海浪亦对本次转让的真实性和有效性进行确认，本 次转让合法、有效，不存在权属纠纷。

（3）2011 年转让给御泥坊生物

       2011 年 11 月 30 日，百年鎏芳与御泥坊生物签署《协议书》，约定百年鎏芳 将 5194375 号商标转让给御泥坊生物，转让价格为无偿。本次转让《协议书》在湖南省长沙市长沙公证处进行了公证，长沙公证处出具了（2011）湘长证民字第 7564 号《公证书》。2012 年 5 月 28 日，商标局核准本次商标转让的所有权人变 更登记，该商标的所有权人变更为御泥坊生物。

       本次商标的无偿转让系为配合百年鎏芳两位股东戴跃锋、刘海浪（合计持有 百年鎏芳 100%股权）将“御泥坊”业务转移至御泥坊生物、御家汇网络的业务规 划而进行，未损害百年鎏芳股东的利益，百年鎏芳于 2014 年 9 月完成工商注销 登记，亦没有债权人对本次商标的无偿转让提出任何异议。“御泥坊”商标的本次 转让合法，不存在权属纠纷。

（4）2014 年转让给御泥坊

       2013 年 12 月 29 日，御泥坊生物与御泥坊签订《资产转让协议》，约定御泥 坊生物将 5194375 号商标转让给御泥坊，转让价格为无偿。2015 年 10 月 26 日，商标局核准本次商标转让的所有权人变更登记，该商标的所有权人变更为御泥坊。

      本次商标的无偿转让是公司重组整体框架的一个组成部分，因相关无形资产 在老公司并未有账面价值，为简化处理，定价采取了无偿或 1 元名义价格的方式。御泥坊生物的股东已经通过签署《补充协议》和召开股东会方式，明确上述无形资产转让符合御泥坊生物股东的共同利益，对于转让的价格和方式不存在任 何争议和纠纷。御泥坊生物于 2016 年 7 月 6 日完成工商注销登记，亦没有债权 人对本次商标的无偿转让提出任何异议。“御泥坊”商标的本次转让合法，不存在权属纠纷。

（三）商标诉讼-上海格尔软件股份有限公司

1、发审会提问：

       请发行人代表结合相关商标争议和诉讼进展情况进一步说明：（1）报告期各期发行人涉及上述诉讼商标的种类、主要使用范围，在发行人生产中的作用、涉及的产品，是否属于发行人的核心商标和产品，对发行人销售收入、净利润金额及占比以及对发行人持续合法经营的影响；（2）发行人知识产权是否还存在其他注销、终止、被第三方提起异议或无效宣告等异常情况，是否存在其他知识产权争议或纠纷；（3）发行人相关注册商标争议和诉讼的具体时间和进展情况，披露的相关理由、依据和合理性，相关息披露与争议和诉讼的情况是否一致，是否存在应披露未披露事项；（4）发行人关于商标等知识产权内控制度建立健全和有效执行情况，是否会对发行人的持续经营产生影响，相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表核意见。

2、相关主要回复（招股书摘录）：

       报告期内，公司涉及知识产权争议和诉讼的相关情况如下：

     （1）报告期各期发行人涉及诉讼商标的种类、主要使用范围，在发行人生产 中的作用、涉及的产品，是否属于发行人的核心商标和产品，对发行人销售收 入、净利润金额及占比以及对发行人持续合法经营的影响

       报告期各期，发行人仅有 1 项商标涉及诉讼，即第 3524272 号第 9 类“网盾” 注册商标。该商标主要使用在公司生产的网盾产品上。网盾系公司早期开发完成 的产品，该产品并非公司的核心产品。报告期内，公司网盾产品实现的收入分别 为 45.12 万元、3.92 万元和 0.00 万元，占同期营业收入的比例分别为 0.27%、0.02% 和 0.00%，占比很小。

       同时，第 3524272 号第 9 类“网盾”注册商标不属于发行人的核心商标。发行 人主要从事以 PKI 为核心的息安全产品研发、生产及销售，客户主要为政府 部门、军工单位、金融机构及大中型企事业单位等。发行人主要是通过良好的产 品质量及售后服务赢得客户的任和认可，并非通过商标的知名度来赢取客户。 报告期内，发行人“网盾”注册商标相关的收入占同期主营业务收入的比例很小， 对公司生产经营所起的作用较小。因此，“网盾”注册商标的撤销对发行人销售 收入、净利润金额及占比以及对发行人持续合法经营不具有重大影响。

（2）发行人是否还存在其他注销、终止、被第三方提起异议或无效宣告等异 常情况，是否存在其他知识产权争议或纠纷

      除第 3524272 号第 9 类“网盾”注册商标涉及行政诉讼外，发行人不存在其他 注销、终止、被第三方提起异议或无效宣告等异常情况，亦不存在其他知识产权 争议或纠纷。

（3）发行人相关注册商标争议和诉讼的具体时间和进展情况

      2014 年 5 月，北京九天优创科技有限公司以无正当理由连续三年不使用为由，向国家工商行政管理总局商标局申请撤销公司持有的第 3524272 号第 9 类“网 盾”注册商标在计算机软件(已录制)等全部指定商品上的注册。2015 年 4 月，国 家工商行政管理总局商标局根据公司提交的证明诉争商标在指定期间（2011 年 5月 6 日至 2014 年 5 月 5 日）进行了商标法意义上使用的证据，作出商标撤三字 [2015]第 Y002904 号《关于第 3524272 号“网盾”注册商标连续三年不使用撤销申 请的决定》，依法驳回北京九天优创科技有限公司的撤销申请。

      北京九天优创科技有限公司对上述决定不服，于 2015 年 5 月向国家工商行 政管理总局商标评审委员会提出复审申请。2016 年 5 月，国家工商行政管理总 局商标评审委员会作出了商评字［2016］第 48624 号《关于第 3524272 号“网盾” 商标撤销复审决定书》，撤销公司持有的第 3524272 号第 9 类“网盾”注册商标。司对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的上述决定不服，于2016 年 7 月向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销商评字［2016］第 48624 号《关于第 3524272 号“网盾”商标撤销复审决定书》，并判决国家工商行政管理总局商标评审委员会就第 3524272 号“网盾”商标重新做出撤销复审决定。同月，北京知识产权法院正式受理了公司的起诉，并出具了（2016）京 73行初 3690 号行政案件受理通知书。

      鉴于公司很少使用第 3524272 号“网盾”商标，该商标的撤销对公司生产经 营不具有重大影响，为避免讼累，公司于 2016 年 11 月向北京知识产权法院申请撤诉。同年 12 月，北京知识产权法院出具了（2016）京 73 行初 3690 号《行政 裁定书》，准许公司的撤诉申请，案件已经终结。

（4）发行人关于商标等知识产权内控制度建立健全和有效执行情况，是否会 对发行人的持续经营产生影响

       保荐机构和发行人律师阅了发行人关于知识产权管理的内控制度，并与负责知识产权管理的相关人员进行了访谈，经核，发行人历来重视知识产权的保 护，制定了《上海格尔软件股份有限公司知识产权管理制度》，规定由公司市场 部负责知识产权管理工作并配备专门人员，负责公司知识产权的鉴定、申请、登 记、注册、评估等工作。发行人在经营过程中，严格执行有关知识产权管理的内 控制度，截至目前，发行人及其子公司取得了 3 项注册商标，21 项发明专利、 56 项软件著作权。发行人已经建立了较为完善的知识产权管理的内控制度，并 得到有效的执行，能够确保公司在生产经营中知识产权得到有效的保护。

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